Faits

En mars 1998, le professeur Adrien Beaudoin, alors employé de l’Université de Sherbrooke (ci- après «Université»),  rédige, dans le cadre de ses fonctions et en vue de l’obtention d’une subvention, une proposition de recherche intitulée « Procédé d’extraction et de purification d’huiles de Krill et de Calanus » qu’il présente aux sociétés Groupe Conseil Harland inc. (ci après «GC Harland»).

La proposition plaît au président de GC Harland, et donne lieu à un contrat en date du 9 juillet 1998, entre l’Université et GC Harland, intitulé « Protocole d’entente de partenariat de recherche » (Protocole de recherche). Cette entente prévoit une clause indiquant d’une part que les résultats et autres potentiels de recherche pourront faire l’objet d’une licence et conférant d’autre part à GC Harland une option d’achat de la propriété intellectuelle de l’invention pour un montant qui ne peut être inférieur à 275 000 $. Aux fins de determiner le prix d’acquisition de la propriété intellectuelle de l’invention, l’entente prévoit en outre une formule de calcul qui devra tenir compte de la valeur de la contribution apportée par GC HARLAND au développement du procédé ainsi  que de la juste valeur marchande de la technologie-objet des résultats.

Par la suite, un deuxième contrat est conclu, en février 2000, entre l’Université (propriétaire de l’invention issue de la recherche en vertu du droit en matière de découverte faite par un employé dans le cadre de ses fonctions) et les chercheurs, Beaudoin et Martin, mais prenant effet le 15 septembre 1998. Ce contrat intitulé « Entente relative à la gestion de la propriété intellectuelle et du transfert technologique d’une invention » (Entente de gestion) prévoit une clause portant l’obligation de «consulter» qui se lit comme suit:

«Il est entendu que les Inventeurs reconnaissent à l’Université le droit exclusif de la gestion des activités de protection intellectuelle, de mise en valeur et de transfert de l’Invention afin d’établir toute entente avec des tiers visant l’exploitation industrielle et/ou commerciale optimale de l’Invention. Il est convenu que l’Université consultera, le cas échéant, les Inventeurs dans le cadre de cesdites activités et les Inventeurs s’engagent à collaborer pour appuyer les démarches de l’Université concernant la protection et la valorisation de l’Invention.»

Le 15 mars 2000, l’Université envoie à GC Harland une lettre par laquelle elle confirme la fin du projet concernant l’invention en date du 1^er mars 2000.

Intéressée par les résultats de la recherche qu’elle avait commanditée et conformément à l’option que lui confère le Protocole de recherche, GC Harland demande le droit de commercialiser l’Invention. Cela donne lieu à un troisième contrat, entre l’Université et GC Harland, daté du 14 juin 2000 et entré en vigueur le 31 mai 2000, intitulé Contrat de licence (Contrat de licence).

En date du 23 février 2001, la société mise sur pied par GC Harland pour la commercialisation de l’Invention, Neptune, signe un quatrième contrat avec l’Université. Ce contrat (Amendement) remplace la formule prévue pour la détermination du prix de l’invention, par un montant fixe de 275 000 $, advenant que Neptune lève l’option d’achat de la propriété de l’Invention. À cette même occasion, l’Université consent à ce que GC Harland soit remplacée par Neptune dans le Contrat de licence et accepte que l’option d’achat soit cédée par GC Harland à Neptune.

Finalement, Neptune signe avec l’Université un nouveau contrat de licence dont les termes et conditions sont identiques à ceux du Contrat de licence.

En février 2004, les chercheurs intentent une action en dommages à l’Université, GC Harland et Neptune. Ils reprochent d’une part à l’Université de ne pas les avoir consultés avant de convenir de l’Amendement et d’avoir accepté un prix trop bas pour la cession de la propriété de l’invention, et d’autre part à GC Harland et Neptune d’avoir profité de l’inexpérience de l’Université et de son bureau responsable de la commercialisation des inventions universitaires en les induisant en erreur. Ils demandent la nullité de l’Amendement, une reddition de comptes, des arriérés de redevances et des dommages.

Nonobstant ce recours, Neptune avise l’Université le 18 août 2004 qu’elle lève l’option d’achat, conformément à l’Amendement. Le 17 septembre 2004,  l’Université confirme à cette dernière qu’elle convient de donner suite à la levée de l’option. En parallèle, les avocats des chercheurs mettent en demeure l’Université et Neptune de ne pas procéder à la signature des documents requis pour donner effet à la levée d’option sous menace de procédures judiciaires additionnelles. Cela emmène donc l’Université et Neptune à surseoir à la  signature des documents requis pour le transfert. De même, les avocats de Neptune détiennent en fiducie les 275 000 $ prévus pour la levée de l’option.

Un jugement intervenu en décembre 2006 conclu que l’Amendement était valide mais retient que l’Université a commis deux fautes contractuelles au sens de l’Entente de gestion à l’égard des chercheurs : la première en omettant de les consulter avant de signer l’Amendement; la deuxième en acceptant de signer l’Amendement sans s’assurer que le montant convenu était approprié, ce qui constituerait un défaut à son obligation de valorisation optimale de la propriété intellectuelle.  Il condamne alors l’Université à verser des dommages et intérêts aux chercheurs pour manque de transparence et troubles et inconvénients associés au défaut de consultation, advenant que Neptune décide d’exercer son option. Le juge de première instance conclut également à la responsabilité extracontractuelle de Neptune pour avoir incité l’Université à ne pas consulter les chercheurs et condamne cette dernière à verser des dommages et intérêts en cas d’exercice de l’option d’achat. Ce jugement est porté en appel.

L’obligation de consulter

Parmi les nombreuses questions que la Cour d’appel avait à trancher,  celle qui retient notre attention porte sur l’obligation de consultation prévue à l’Entente de gestion intervenue  entre l’Université et les chercheurs. À ce sujet, la question était en effet de savoir si l’Université avait manqué à son obligation de consultation telle que prévue  dans l’Entente de gestion lorsqu’elle a pris la décision de modifier le prix d’achat de la propriété intellectuelle en remplaçant la formule prévue pour la détermination du prix par un montant fixe.

Décision

À cette question précise, la Cour d’appel répond par la négative. Posant le principe que la finalité d’une consultation est de permettre à un décideur de connaître l’opinion de la personne consultée, laquelle s’ajoute à tous les autres éléments qu’il considérera pour prendre sa décision, la Cour considère que les faits de la cause établissent que l’Université connaissait déjà  l’opinion des chercheurs au moment où elle accepte l’Amendement. Sa décision est alors prise en pleine connaissance de cause.

Par ailleurs, la Cour d’appel relève une  confusion sur la portée de l’obligation de l’Université, laquelle ressort d’une part, des allégations des chercheurs qui soutiennent à plusieurs reprises que « l’Université n’a pas consulté et/ou obtenu l’assentiment [des chercheurs] » et d’autre part,  de la façon que le juge de première instance en fait écho en  associant consultation et assentiment dans son jugement lorsqu’il indique dans ses conclusions : « DÉCLARE que tant et aussi longtemps que la licence est en vigueur, Université de Sherbrooke et Neptune devront consulter au besoin les demandeurs, et en particulier Adrien Beaudoin, pour obtenir leur assentiment pour de nouvelles activités à surgir portant sur la protection et/ou la valorisation de l’invention ».

À ce propos, la Cour d’appel invoque le Vocabulaire juridique de Cornu qui définit la consultation ainsi qu’il suit:

Consultation

▪         1 Fait de consulter, de solliciter d’un organisme ou d’une personne, sur une question de sa compétence ou de sa qualification, un avis que l’on n’est jamais tenu de suivre, même dans les cas où l’on est obligé de provoquer cet avis (la consultation est alors dite obligatoire). V. saisine pour avis de la Cour de cassation, rescrit.

Quant à la notion d’assentiment évoquée par les chercheurs de même que le tribunal de première instance dans ses conclusions, la Cour d’appel souligne que ce n’est pas un terme juridique mais qu’elle est définie par le Grand dictionnaire terminologique comme un quasi-synonyme de consentement. Ce faisant, la Cour d’appel distingue clairement ces deux notions comme étant très différentes dans leur signification ; elle s’éloigne ainsi de la position du juge de première instance.

La Cour  d’appel conclut donc que  l’obligation de consulter les chercheurs qui figure dans l’Entente de  Gestion n’implique nullement de suivre leur avis. Le seul consentement requis pour les contrats relatifs à l’Invention est celui de l’Université. La Cour d’appel soulignant en effet que les parties ont prévu la problèmatique de savoir qui peut et doit trancher au départ et l’ont réglé à l’avance dans leurs ententes en instituant l’Université propriétaire unique de l’Invention, gestionnaire exclusive de son développement et seule décideuse en dernier ressort.

Observations

La décision intervenue dans l’affaire Université de Sherbrooke c. Beaudoin interpelle les parties dans un contrat à faire davantage attention aux termes qu’elles utilisent dans leur écrit. En l’espèce, tout laisse croire que la conclusion des juges aurait été différente si les chercheurs et l’Université avaient choisi dans leur Entente de gestion l’expression «obtenir le consentement (ou l’assentiment )»  plutôt que le verbe «consulter». À cet égard, nous rappelons que le sens à accorder aux  mots employés dans un contrat constitue souvent un enjeu majeur lorsque qu’un litige  soulève un problème d’interprétation de l’ensemble ou partie du contrat. Dans un tel cas, le tribunal saisi n’a d’autre choix que d’essayer de décortiquer l’intention des parties à partir des mots qu’elles ont elles-mêmes employés dans leur écrit.

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2010 QCCA 28 (CanLII); SOQUIJ AZ-50597198

Gérard Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, 8e édition, Paris, Presses universitaires de France, 2000, p. 212.

Le Grand dictionnaire terminologique, Office québécois de la langue française, en ligne : www.granddictionnaire.com (site consulté le 8 octobre 2009).

1- Confidentialité de l’innovation

La confidentialité est primordiale dans la protection de l’innovation car, elle constitue souvent le seul moyen de préserver le secret industriel et les inventions non brevetables de l’entreprise. Et lorsqu’il s’agit d’inventions éligibles à la protection conférée par le brevet, le bris de la confidentialité avant le dépôt de la demande détruit la condition de nouveauté  exigée pour une telle protection. Pour ces raisons, il est donc important de placer  la problématique de la confidentialité au centre de toute politique de gestion destinée à la protection de la propriété intellectuelle au sein de l’entreprise. Celle-ci doit mettre en place des mesures qui permettent de protéger les informations stratégiques divulguées pour les besoins de l’exécution des activités courantes de l’entreprise à l’interne, mais également pour toutes les circonstances dans lesquelles cette dernière doit les communiquer à des intervenants externes.

Afin de s’assurer du respect de cette première règle, l’entreprise doit  imposer à tout son personnel, qu’ils s’agissent de  cadres ou  de simples employés, une obligation de confidentialité qui couvre tant la période du contrat de travail qu’après la fin de celui-ci. Cette obligation peut être matérialisée par l’insertion d’une clause spécifique de confidentialité dans les contrats de travail du personnel de l’entreprise. Il va de soi que celle-ci sera plus ou moins renforcée en fonction de l’importance de la position de la personne qui reçoit de telles informations, mais également du degré de risque que cela représente pour l’entreprise.

Pour voir des exemples de clauses de confidentialités incluses dans un contrat de travail, vous pouvez consulter les modèles de contrats d’emploi sur le site Internet d’Édilex.

Au-delà des obligations de confidentialité prévues dans les contrats de travail, l’entreprise peut renforcer la sensibilisation sur l’importance de la problématique de la confidentialité en lui réservant une bonne place dans une charte devant régir les comportements de tout son personnel. Dans les entreprises modernes, une telle charte est souvent adoptée sous la forme d’un code de conduite.

Voir sur le site d’Édilex un exemple de code de  conduite prévoyant des dispositions spécifiques sur la confidentialité.

Dans tous les cas où l’entreprise est obligée de communiquer des informations confidentielles à des tiers qui peuvent être soit des sous-traitants, des prestataires de services ou encore à un acheteur potentiel dans l’hypothèse de la vente de l’entreprise, il est également possible de se préserver de la divulgation dommageable en imposant une obligation de confidentialité à ces intervenants externes. Selon le cas, cette obligation pourrait prendre la forme d’une clause insérée dans le contrat de service ou de sous-traitance, mais lorsque le respect  de la confidentialité de ces informations devient une préoccupation majeure pour les parties, elle prend alors la forme d’un contrat spécifique et détaillé précisant les obligations de chacune des parties s’agissant du traitement de ces informations.

Consulter le site Internet d’Édilex  pour trouver un exemple de contrat de service R&D prévoyant cette clause ou des modèles de contrat  d’engagement de confidentialité .

Toutes ces mesures  doivent être idéalement complétées par la mise en place de règles sur la sécurité des locaux qui abritent les informations ou les travaux relatifs à la R&D , mais également de procédures pour mieux contrôler l’accès à ces derniers.

2- Cession ou renonciation des droits au profit de l’entreprise

Les travaux en R&D font souvent intervenir des ressources qui peuvent être soit des employés de l’entreprise, soit de personnes rattachées à des universités, centres de recherches ou autres laboratoires. Quoiqu’il en soit, l’entreprise doit s’assurer qu’elle est bien le propriétaire des droits afférents aux résultats des recherches.

Dans le cas des employés, la Loi canadienne sur le droit d’auteur distingue selon qu’il s’agit de droits patrimoniaux ou de droits moraux. Elle dispose par la suite que tous les droits patrimoniaux sont dévolus  à l’employeur tandis que les droits moraux demeurent la propriété du chercheur salarié. L’entreprise ne peut donc disposer entièrement des droits que s’il y a une renonciation écrite de l’employé sur ses droits moraux. À cet égard, il y a lieu de préciser que les droits moraux ne peuvent jamais faire l’objet de cession, mais seulement  de renonciation de la part de leurs auteurs. Pour ce faire donc, l’entreprise qui confie des travaux de R&D à ses employés doit penser à inclure une clause de renonciation des droits moraux dans leurs contrats de travail. Dans certains cas où les circonstances ne permettent pas de la prévoir dans de tels contrats, il est recommandable alors  de faire signer à l’employé un document spécifique de renonciation des droits en faveur de l’entreprise.

Voir sur le site Internet d’Édilex le modèle de lettre d’engagement d’un chercheur pour trouver  un exemple de clause de renonciation. Vous pouvez également y trouver un modèle de document spécifique de renonciation en consultant le document intitulé  déclaration, engagement et cession.

En revanche, lorsque les intervenants aux projets de R&D sont des travailleurs autonomes ou des prestataires de services, lesquels ne sont donc pas liés à l’entreprise par un contrat de travail, le titre de propriété de l’entreprise sur les droits peut être  plus vulnérable si leur contrat ne prévoit pas la cession des droits patrimoniaux ainsi que la renonciation écrite quant aux droits moraux. Dans un tel cas, l’entreprise peut se retrouver sans droit sur les résultats de la recherche ou tout au plus être obligée de ses contenter d’une licence d’utilisation. Au vu de ce qui précède, il est donc important que l’entreprise prévoit de telles clauses de cession et de renonciation dans les contrats de ces intervenants.

Voir le modèle contrat de service (Essais cliniques pour trouver) pour trouver un exemple de clauses de renonciation et de cession dans le cas d’un intervenant externe.

3- Enregistrement des droits

Les lois et règlements qui encadrent les droits de la propriété intellectuelle (droits d’auteur, brevets, dessins industriels, marques de commerce et topographie des circuits intégrés) prévoient habituellement des formalités d’enregistrement afin de les rendre opposable aux tiers. Il convient cependant de préciser que même si certains de ces droits n’ont pas besoin d’être enregistrés pour bénéficier de la protection reconnue par la loi, il demeure que cette formalité peut, à l’occasion, servir de preuve relativement à la revendication d’un droit.  L’entreprise doit alors veiller à prévoir des procédures qui permettent d’assurer, le cas échéant, que tous ses droits sont dûment enregistrés et que les copies d’enregistrement sont bien gardées.  Nous recommandons d’ailleurs à cet égard de consulter un conseiller juridique afin de connaître les règles du jeu se rapportant aux différentes catégories d’actifs intangibles et d’adopter le bon régime de protection pour chacun d’entre eux.

4- Non-concurrence

Complémentaire à la confidentialité des informations sensibles, la protection contre la concurrence potentielle des personnes qui ont reçu ces informations est un élément essentiel à considérer dans le dispositif de préservation de la valeur  de la R&D.  Elle vise à empêcher que le salarié ou le sous-traitant exploite à leur profit les informations divulguées après la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, celle du contrat de service. C’est pour parer une telle éventualité que l’entreprise doit systémiquement prévoir une clause de non-concurrence dans les contrats des personnes qui interviennent dans ses projets de R&D. Dans le cas du salarié, il convient de noter qu’en l’absence d’une telle clause, ce dernier retrouve à l’expiration du contrat de travail la liberté d’exercer l’activité de son choix, même concurrente à celle de son ancien employeur, à condition toutefois que cette nouvelle activité ne s’exerce pas dans des conditions déloyales.

Là également, si les circonstances ne permettent pas de prévoir une clause de non-concurrence dans le contrat des intervenants internes ou externes de la R&D, il est tout à fait loisible à l’entreprise de corriger ce défaut par la soumission d’un engagement séparé pour cette obligation.

Pour un exemple de clause de non-concurrence, voir le contrat d’emploi du Directeur de la R&D. Voir également le document intitulé  déclaration, engagement et cession.

5- Veille juridique et concurrentielle

Une bonne politique de gestion de la propriété intellectuelle doit aussi prévoir des procédures de surveillance de la violation des droits de l’entreprise (Ex : enregistrement susceptible de confusion ou exploitation sans autorisation d’un droit). En effet, c’est à l’entreprise qu’il incombe la responsabilité de veiller à ce que ces droits soient respectés, d’engager des poursuites dans l’éventualité d’une violation et de demander réparation le cas échéant.

De même, si l’entreprise décidait d’autoriser l’exploitation de son procédé industriel ou la fabrication du produit résultant de sa R&D par un tiers, elle devra prendre le soin de rédiger un contrat de licence pour bien encadrer, au triple plan juridique, économique et technique, cette autorisation.

Voir à ce propos, les modèles de contrat de licence d’exploitation ou de licence de fabrication sur le site Internet d’ Édilex.

En outre, pour s’assurer que tous les droits de propriété intellectuelle de l’entreprise font l’objet d’une protection adéquate, cette dernière veillera à ce que ses employés soient en mesure de détecter déterminer eux-mêmes les droits à protéger et de suivre les procédures mises en place pour cet effet. La satisfaction d’une telle exigence passe par le suivi de programmes de formation en propriété intellectuelle qui peuvent être donnés par de spécialistes aussi bien en interne qu’à l’externe de l’entreprise.

Enfin, il convient de souligner que la propriété intellectuelle compte parmi les actifs les plus précieux d’une entreprise. Aussi toute mauvaise gestion de celle-ci  peut t-elle être source de difficultés majeures lors d’une d’un éventuel projet de vente de l’entreprise ou de recherche de financement. En effet, bien des transactions sont parfois annulées ou retardées parce que l’entreprise n’arrive pas à justifier ou établir clairement lors d’une procédure de vérification diligente qu’elle possède la «propriété» effective de ses droits. Pour s’assurer qu’elle a en tout temps une bonne maîtrise de son portefeuille de propriété intellectuelle, une bonne pratique serait donc que l’entreprise se dote de tableaux de bord qu’elle prendra soin de mettre à jour de façon régulière. De tels instruments sont non seulement utiles pour visualiser et vérifier l’état des droits de propriété intellectuelle, mais également nécessaires pour déterminer avec exactitude les interventions à faire afin de rendre meilleure la gestion de cette composante essentielle de l’entreprise.

Nous vous invitons à consulter le chapitre 20 du Grand Livre Juridique conçu par Edilex. Il contient de la documentation permettant de faire un suivi du portefeuille de la propriété intellectuelle d’une entreprise, en plus de proposer un système d’archivage de la documentation s’y rapportant (Ex : contrats, copies d’enregistrements, etc.).

Conclusion

Comme on peut le constater, l’économie du savoir exige de la part des entrepreneurs technologiques le développement d’un savoir-faire dédié à la saine gestion de la propriété intellectuelle.  Nous espérons que cette chronique contribuera à l’établissement de bonnes pratiques à cet égard.

La gestion des réseaux Peer-to-Peer en est assurément l’exemple le plus criant, donnant lieu, sans doute, au combat le plus frontal entre auteurs, diverses industries et bien sûr, le public; mais on pensera également à la question des brevets sur les innovations informatiques – ou sur le vivant -, de Wall Mart qui veut enregistrer le célèbre « Smiley » comme marque de commerce, etc. Le public s’est saisi rapidement des débats et pointe d’un doigt réprobateur les agissements de ces nouveaux propriétaires du savoir. Tous, face aux changements énormes imposés par Internet, font connaître leur appétit et réclament leur part du gâteau. Ces prétentions se manifestèrent notamment lors des débats du « feu » projet de loi C-60.

Le mot est lancé : les acteurs en cause ont « faim ». Face à pareille manne, les prétentions fusent, et ce domaine du droit donne l’impression qu’il ne sert qu’à tenter d’équilibrer les appétits; qu’à modérer les opportunismes, à grand renfort de lobbying (comme l’affirme Michael Geist dans un tout récent papier « Our Own creative Land »), de coups d’éclat, de cris du cœur. C’est en tous les cas le point de vue défendu par la professeure Jane C. Ginsburg :

« I have a theory about how copyright got a bad name for itself, and I can summarize it in one word: Greed »

Mais ceci n’est pas notre propos : si cette question presque « politique » est d’importance, nous croyons que la propriété intellectuelle fait également face à une sorte de « crise de croissance », propre à celui qui grandit trop et trop vite; une croissance qui fait oublier à ce domaine du droit ses origines et ses fondamentaux nuisant à une bonne compréhension et à une cohérence juridiques. C’est tout du moins la perception très ferme que les civilistes et les commercialistes ont de ce droit en marge.

Et cette crise identitaire se vérifie parfaitement, selon nous, dans le contrat de licence qui constitue l’instrument de prédilection de la commercialisation de la propriété intellectuelle. Un instrument que l’on connaît parce qu’on l’utilise mais que l’on ignore dès lors que l’on tente de l’expliquer.

Cette méconnaissance commence d’abord dans la définition même de ce contrat dont la perception diffère en droit civil et en common law. En effet, le droit civil, prompt à établir des catégories, à remplir des cases, a du mal à s’approprier ce contrat : il est un contrat innommé. D’un autre côté, les lois fédérales en reconnaissent parfois l’existence à l’exemple de la Loi sur le droit d’auteur qui prévoit par exemple que toute cession ou concession d’un droit d’auteur doit se faire par écrit.  Elles n’en définissent pas plus le régime et ceci se comprend bien puisque l’objet du droit relève des compétences fédérales (droit d’auteur, brevet, marques de commerce, etc), mais l’instrumentum, le contrat, est du domaine du droit privé dévolu aux provinces. De là une zone d’incertitude quant à l’identité du contrat de licence, quant à son régime.

Cet imbroglio juridique prend d’ailleurs toute son ampleur dès lors que l’on tente de qualifier ce contrat. Est-ce que la licence est un contrat à part, innommé, ou peut-il, à l’occasion, rentrer dans une catégorie existante? La jurisprudence, qu’elle soit québécoise ou non, est d’une rare inconsistance ! Seulement au Québec, les jugements nous donnent l’impression d’être une sorte de « Jean Coutu du droit ». En effet, on y trouve de tout, si ce n’est une cohérence juridique.  Et la licence est selon les hypothèses qualifiée de « vente », de « service », de « location », de contrat « sui generis », d’un peu de plusieurs à la fois. Bref, la jurisprudence n’est d’aucune aide pour tenter de débroussailler la question.

Autre terrain sensible, il est loisible de s’interroger sur les modes de formation des contrats de licence qui parfois donnent lieu, notamment dans un contexte électronique, à des hypothèses où l’on peut douter de l’existence d’un réel consentement. Que ce soit par le fait de déchirer une pellicule de cellophane autour d’un CD ou DVD (contrat dit « shrinkwrap »), de cliquer sur un icône (contrat « clickwrap »), ou simplement le fait de se rendre sur un site où un contrat est parfois « dissimulé » en bas d’une page web (contrat dit « webwrap »), des interrogations demeurent sur l’existence réelle d’un consentement libre et éclairé. Aussi, si certains, dont nous sommes, doutent quant à la validité de certains de ces contrats, d’autres considèrent que le concept de consentement est suffisamment large pour autoriser de tels procédés.

Le contrat de licence est donc en situation de friction vis-à-vis des principes fondamentaux propres au droit des contrats. Mais une difficulté additionnelle tient au fait que, de par sa nature propre, le contrat de licence se distingue à bien des égards d’un contrat traditionnel. Trois illustrations peuvent d’ailleurs être proposées en ce sens.

Il est notamment intéressant de revisiter le débat qui a eut lieu devant la Cour suprême dans l’affaire Desputeaux c. Éditions Chouette, quant à l’ordre public propre au droit d’auteur. On peut s’interroger sur la portée de la liberté contractuelle, notamment quand la loi prévoit autre chose que ce qui est prévu au contrat. Ce régime de « liberté surveillée », bien que très permissif, est assurément un élément supplémentaire distinguant ce contrat du régime de droit commun.

Une autre spécificité, particulièrement d’actualité, tient au fait qu’en marge d’un système de commercialisation du savoir basé sur le « propriétaire », une alternative plus « communautaire » a vu le jour, et ce, avec un succès insoupçonné. L’open source constitue une réaction au tout marchand, et ce, avec des degrés d’intégration divers, même s’il est en bien des cas une formule d’affaires tout à fait rentable.

Enfin, et nous arrêterons-là notre tentative d’identification des particularismes de la licence, cette dernière donne lieu à l’institutionnalisation de systèmes multiples et fort complexes de gestion collective et de perception aboutissant à la création, presque « monstrueuse » pour le civiliste peu habitué à pareil anathème, du concept de « licence forcée » ou « licence obligatoire ».

Pour ceux qui considèrent, à juste titre, que la présente chronique pose plus de questions qu’elle ne propose de réponses, ils ont parfaitement raison. Mais ceci a été fait à bon escient… En effet, nous organisons, l’après-midi du 02 juin 2006, à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, dans le cadre de la Chaire de l’UDM en droit de la sécurité et des affaires électroniques un séminaire gratuit sur le sujet. 6 intervenants, tous des observateurs chevronnés, apporterons leur point de vue sur cette « créature » juridique qui mérite incontestablement que l’on s’y intéresse davantage.

Dans la récente affaire EROS – Équipe de recherche opérationnelle en santé inc. c. Conseillers en gestion et informatique C.G.I. inc.², la Cour fédérale était saisie d’une action en contrefaçon de droit d’auteur concernant un système qui permet l’évaluation manuelle des besoins des personnes âgées en perte d’autonomie, système principalement constitué d’un formulaire élaboré.  La Cour accueille l’action, confirme que le formulaire est protégé par le droit d’auteur et condamne les défenderesses pour avoir reproduit dans leur système informatique l’œuvre protégée.  Dans cette cause, les défenderesses avaient excédé les droits acquis par contrat de licence.  Bien que le recours ait été logé en droit d’auteur et non sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le juge reproduit les clauses essentielles du contrat :

« 4.6            Enfin, le ministre [le concessionnaire] reconnaît expressément que la présente licence ne lui confère aucun droit d’exploitation informatique de l’oeuvre et que ce droit (y compris, mais non limitativement, celui d’utiliser ou reproduire tout ou partie du CTMSP 81 sur un ou plusieurs supports, par quelque procédé que ce soit, aux fins et en cie de l’impression, de la publication, de la distribution, de la diffusion et de la mise en vente de l’oeuvre à des fins d’usage informatique) appartient exclusivement au contractant.  Le ministre s’interdit tout acte personnel susceptible d’entraver la jouissance des droits qui sont conservés par le contractant.» ³

Au stade précontractuel ou lors de la préparation des contrats, il n’est pas rare que les esprits s’échauffent rapidement sur le point de savoir qui détiendra quels droits, pour combien de temps et à quel prix.  L’exercice est incontournable, mais demande méthode, agilité et patience, les parties entraînant souvent leurs avocats – ou l’inverse – dans une surenchère de clauses et d’expressions techniques qui noient l’entente dans un tissu textuel abscons.  Le contrat devient rapidement un champ d’orties.  De plus, les disputes autour de cette sacro-sainte propriété éclipsent souvent des questions parfois plus essentielles :  le logiciel est-il réellement l’objet d’une propriété, peut-il être réellement protégé par un droit de propriété intellectuelle, le donneur de licence a-t-il pleine capacité de transférer les droits prescrits au contrat, en est-il réellement le titulaire ?  Soulevez ces questions lors d’une négociation et vous verrez que le « propriétaire » du logiciel devient soudainement plus conciliant et moins attaché à défendre sa propriété. L’exercice doit permettre de prévenir les vices de titres.  Il ne faut pas seulement penser à l’organisation future des droits; il faut vérifier au moment de la préparation du contrat si le donneur de licence possède bien les droits dans le logiciel.  Les créations logicielles sont des créations complexes effectuées au sein d’entreprises spécialisées et impliquant plusieurs auteurs, dont certains sont employés d’autres consultants seulement.  Il arrive ainsi fréquemment que la propriété intellectuelle du donneur de licence soit contestée soit par un tiers qui fait valoir que son droit de propriété a été usurpé – ici l’application concurrente du droit d’auteur et du droit des brevets sur les systèmes logiciels multiplie les risques de poursuite⁴, soit par un employé, ou ex-employé devenu concurrent, qui se considère toujours maître de sa créature.  Le titre de propriété d’une compagnie sur un logiciel peut être particulièrement vulnérable lorsque le logiciel est créé en partie par des consultants ou des personnes engagées à contrat.  En effet, à défaut de renonciation écrite, les auteurs non employés demeurent titulaires des droits d’auteur dans le logiciel même si le logiciel a été commandé et payé.  En revanche, les droits de l’auteur-employé sont automatiquement dévolus à l’employeur.  La notion d’« employé » est donc centrale dans l’attribution de la propriété à une entreprise.

Pour savoir donc si un travailleur est un employé au sens de la Loi sur le droit d’auteur, les tribunaux canadiens ont dégagé plusieurs critères.  On retrouve le contrôle de l’employeur sur le travail de l’employé, la propriété des outils, l’étendue des risques ou des profits financiers pour l’employé, l’existence d’un contrat.  Également, et jusqu’à un arrêt récent de la Cour d’appel fédérale, les praticiens s’entendaient pour dire que le relevé T4 était un élément important sinon déterminant.  L’équation T4 = employé semblait donc clarifier bien des situations.

Or, la Cour d’appel fédérale, dans une affaire de droit fiscal, vient de décider que les relevés T4 ne sont pas des documents en soi suffisants pour retenir la qualité d’employé.  Les employeurs ne peuvent donc plus, selon cette dernière jurisprudence, se fonder sur le régime salarial du travailleur pour s’assurer de la propriété des droits d’auteur dans les créations réalisées par les travailleurs.  Dans cette décision du 15 mars 2002, Wolf c. Canada, la Cour d’appel fédérale a précisé les contours de la notion d’« employé » et revisite les critères dégagés par la jurisprudence pour distinguer un contrat de travail (Contract of Service) et un contrat d’entreprise (Contract for Service).

1. Le contrat entre le travailleur et l’employeur.  Les stipulations d’un contrat écrit entre l’employé et l’employeur peuvent effectivement indiquer s’il s’agit d’un contrat d’entreprise ou un contrat de travail.  Ce contrat doit cependant refléter la véritable nature des relations entre les parties.  Il n’est donc pas un élément déterminant mais constitue un indice seulement.
2. Le niveau de contrôle de l’employeur sur le travail du travailleur.  La Cour d’appel fédérale va d’abord préciser que le critère de subordination ou de contrôle de l’employeur doit être manipulé avec attention particulièrement lorsque l’on est dans le contexte d’un emploi spécialisé.
3. La propriété des outils nécessaires à l’accomplissement de la tâche. De l’avis de la Cour d’appel fédérale, la propriété des outils de travail constitue un critère neutre.  Dans le contexte d’une économie moderne hautement informatisée, un travailleur pourra avoir accès ou utiliser différents médias qu’il peut avoir en sa possession ou qui peuvent être mis à sa disponibilité par l’employeur.  La question de la propriété des outils n’est donc pas déterminante.
4. Le degré de risques financier.  La Cour retient que le travailleur dont la cour devait déterminer le statut, recevait un haut salaire et que cette contrepartie monétaire compensait le fait qu’il était privé de nombreux avantages généralement octroyés aux employés de l’entreprise.  Le travailleur n’avait aucune couverture médicale ni de plans de pension, aucune sécurité d’emploi, pas de représentants syndicaux, aucune possibilité de promotion ni de formation quelconque.  Dans ces circonstances, la Cour estime que le profit et le risque s’y rattachant sont à la charge du travailleur.

La Cour d’appel fédérale va conclure que le travailleur n’était pas un employé, mais un entrepreneur indépendant.  Bien que la décision soit en matière fiscale, cette qualification de travailleur indépendant aurait pour conséquence directe, en matière de droit d’auteur, que le donneur d’ouvrage ne pourrait pas revendiquer la propriété des droits dans les créations réalisées par l’ingénieur.  On peut, bien évidemment, imaginer les conséquences désastreuses d’une telle situation.  Pour y remédier, il faut s’assurer que le travailleur employé ou travailleur indépendant, cède par écrit tout droit de propriété intellectuelle au bénéfice de l’employeur ou du donneur d’ouvrage.

Il est donc hautement recommandé de ne pas se fier à l’existence de documentation fiscale telle que les relevés T4.  Selon les enseignements de la décision Wolf, ils ne constituent pas un critère suffisant pour retenir la vraie nature de la relation contractuelle entre les parties.

Dans un arrêt de la Cour Suprême du Canada, Sagaz Industries Canada c. 671122 Ontario, [2001] CSC 59, le juge en chef McLachlin, appelé à se prononcer sur la distinction employé-travailleur indépendant, rappelle que les facteurs que nous avons énoncés plus haut ne sont donc pas exhaustifs et il n’y a pas de manière préétablie de les appliquer.  Leur importance est toute relative et dépend des circonstances et des faits particuliers à chaque cas examiné.  Encore une fois, il est possible par contrat de clarifier bien des situations et tout entrepreneur diligent devrait s’assurer qu’il a obtenu conseils pour prévenir des conflits quant à la propriété des créations réalisées dans le cadre de l’activité de l’entreprise.

Ces quelques commentaires sont loin d’être des propos théoriques et ont des conséquences parfois dramatiques, notamment dans l’industrie des hautes technologies.  À titre d’illustration, nous mentionnerons une décision de 1991, Les Amusements Wiltron c. J. Mainville, (1991) R.J.Q. 1930, dans laquelle la Cour supérieure accorde le droit d’auteur dans un logiciel à son programmeur aux dépens de l’entreprise qui en avait fait la commande.  Pour arriver à cette conclusion, la Cour note que la relation employeur-employé peut être examinée, par analogie, à la lumière de la jurisprudence en relation du travail et en droit fiscal, ce qui confirme l’importance à donner à la récente décision Wolf de la Cour d’appel fédérale.  La preuve révélait que le programmeur avait presque toujours travaillé de chez lui et avec ses propres outils et, qu’à défaut de contrat entre les parties, la propriété du logiciel revenait au programmeur.

Cette solution a été reprise dans une décision de la Cour supérieure du Québec aux dépens cette fois d’un investisseur qui avait financé la création d’un site Internet.  Dans cette décision, Fox c. Von Huene, (2000) R.E.J.B. 20174, la Cour relève que même si l’investisseur est à l’origine du concept du site Internet, l’expression initiale de ce concept sur le site en cause résulte des travaux des informaticiens.  Ils en sont les auteurs.  La Cour ajoute que si les informaticiens s’étaient engagés à créer le site envers l’investisseur moyennant rémunération, cet engagement ne relève pas d’une relation employeur-employé et ne leur fait donc pas perdre les droits d’auteur qu’ils détiennent dans le site.  À défaut de contrat établissant la propriété du site et n’ayant pas pu démontrer l’existence d’un lien employé-employeur, la Cour a rejeté l’action en revendication.

Voilà donc des illustrations parlantes des effets de la délicate distinction employé-travailleur indépendant.  Les contours auparavant relativement clairs de la notion d’employé sont voilés par la mutation de notre économie :  portables, cellulaires, Internet, heures flexibles, rémunération à pourcentage ou contre options, voilà que la relation de travail se trouve profondément changée. N’est pas « employé » qui le croit!  N’est pas propriétaire qui le croit!

La catégorie des secrets de commerce est en effet peu ou mal connue des entrepreneurs technologiques. Il existe aussi d’ailleurs une certaine confusion dans la jurisprudence entre les « informations confidentielles » et les « secrets de commerce ». Les premières étant plus larges et englobant les deuxièmes. C’est ainsi que les informations confidentielles comprennent, entres autres « […] aussi bien le projet de marketing que la liste des clients, et le mémo interne traitant d’une fusion possible avec un autre groupe »¹.

Les secrets de commerce ou secrets de fabrique, quant à eux, sont constitués des recettes techniques, procédés, formules, tours de main ou modes d’emploi nécessaires à la production de produits et/ou à la fourniture de services permettant aux entreprises de maintenir un avantage concurrentiel dans un marché donné. La Cour suprême a jugé, par exemple, que des informations sur la recette et les procédés de fabrication de la boisson de marque Clamato constituaient des secrets de fabrique² 1 R.C.S. 142.].

Contrairement aux brevets et aux dessins industriels qui, une fois délivrés, accordent de par l’effet de la loi un monopole d’exploitation exclusif à leur propriétaire, monopole qui peut être sanctionné par les tribunaux en cas de violation, les secrets de commerce ne font pas l’objet d’une protection équivalente. En effet, le secret de commerce ne procure un avantage concurrentiel que dans la mesure où il demeure secret.

Il est vrai toutefois que lorsqu’un secret de commerce fait l’objet d’une divulgation fautive, son propriétaire peut faire valoir ses droits devant les tribunaux de manière à colmater la fuite et/ou à obtenir compensation financière pour la perte de l’avantage subie. Pour ce faire, il faut toutefois être en mesure de prouver au préalable l’existence d’un tel secret de commerce³ R.J.Q. 1636, 1653 (C.S.).].

C’est pourquoi il est essentiel que les compagnies se dotent de moyens visant à bien protéger le secret de commerce de manière à éviter toute fuite et, dans l’éventualité d’une telle fuite, pouvoir démontrer son existence.

On doit à ce sujet envisager deux types de mesures : les mesures « physiques » et les mesures juridiques.

Ces dernières toucheront davantage les employés qui pourraient être appelés à développer et/ou à venir en contact avec les secrets de commerce et prendront généralement une forme « contractuelle » alors que les premières seront applicables à tous, y compris les employés, et devront faire partie d’une politique interne. Toute compagnie aura donc intérêt à mettre en place un système de protection et de sécurité empêchant que quiconque n’ait accès au contenu de ses secrets de commerce. Elle devra donc prendre un soin particulier afin d’élaborer une politique d’accès restreint, limité et contrôlé.

Voici quelques exemples de ce genre de mesures :

-  tous les documents renfermant les secrets devront être gardés dans un endroit sécuritaire dont l’accès sera physiquement limité et contrôlé;
-  l’accès aux installations « techniques » de l’entreprise devra aussi être contrôlé de façon stricte et être répertorié;
-  le nombre de personnes ayant accès à ces informations devra être limité;
-  l’ensemble des employés devra être informé de l’existence d’une telle politique et des sanctions éventuelles;
-  toute publication de la compagnie devra être attentivement revue afin d’éviter un dévoilement de certains secrets par mégarde.

Certaines mesures plus « juridiques » devront également être mises en place. Il sera important dans un premier temps de mentionner dès leur embauche à tous ses employés (quel que soit leur niveau d’implication dans les décisions de la compagnie) qu’ils sont tenus à la plus haute confidentialité concernant certaines informations et que des sanctions seront appliquées en cas de non-respect.

De façon générale, les employés sont tenus par une obligation légale de loyauté et de confidentialité qui les empêche de dévoiler les secrets commerciaux appartenant à leur compagnie, et ce, même après la cessation de leur emploi⁴. Il est à noter que les administrateurs et officiers supérieurs d’une compagnie ont une obligation de fiduciaire qui exige loyauté, bonne foi et absence de conflit d’intérêts.

Il sera cependant indispensable que les compagnies incluent aux contrats de travail une clause de confidentialité et/ou de non-concurrence qui interdira de façon spécifique aux employés de dévoiler et/ou d’utiliser à des fins inappropriées les secrets de commerce de la compagnie pendant et après la rupture du lien de travail.

Les intérêts de l’entreprise seront ainsi mieux protégés et tout écart pourra être plus facilement sanctionné même si on sait que les conséquences pour la compagnie pourront être importantes.

Si vous voulez en apprendre davantage sur le sujet, ne manquez pas notre séminaire de deux jours intitulé «Recherche, développement et transferts de technologies: ce qu’il faut savoir sur le plan juridique pour protéger et rentabiliser l’innovation», les jeudi et vendredi, 24 et 25 novembre 2005, donné au Centre de perfectionnement de HEC Montréal. (Cliquez ici pour plus d’informations)

Notes:

*Cet article est le résultat d’une collaboration entre Me Christian Bolduc et Me Gaëlle Bodin, tous deux du cabinet Smart & Biggar.

Lorsque le monopole d’exploitation d’une technologie cesse, un des moyens pour le propriétaire de cette technologie de maintenir sa part de marché à l’expiration de son monopole, est de faire en sorte que l’achalandage de cette technologie se rattache de plus en plus à une marque de commerce sur laquelle il jouira d’un droit d’utilisation exclusif. Les entreprises intéressées à commercialiser une telle technologie, lorsqu’elle tombera dans le domaine public, seront ainsi désavantagées et auront intérêt à considérer sérieusement, lorsque possible, l’obtention d’une licence d’utilisation de cette marque de commerce pour le territoire qu’elles souhaitent desservir. Dans une telle optique, il est bon de connaître ce que l’article 50 de la Loi sur les marques de commerce (ci-après dénommée la « LMC ») prévoit à cet égard.

En concédant un contrat de licence à un tiers, le propriétaire d’une marque de commerce consent à ce que celle-ci soit employée par ce tiers dans une certaine zone géographique, en association avec des marchandises et/ou services, selon certaines modalités. Encore faut-il que cet emploi, par le licencié, remplisse les conditions requises par la LMC pour être reconnu comme pouvant bénéficier au propriétaire. C’est l’objet de l’article 50 de la LMC. À cet égard, le propriétaire de la marque peut tirer profit de la présomption simple prévue à l’article 50 de la LMC, à l’effet que ces conditions sont remplies moyennant un avis public dont les modalités seront discutées ci-dessous. Cette présomption légale semble spécifique au Canada.

1. Les modalités du contrat de licence de marque de commerce

Qu’il soit conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, à titre onéreux ou gratuit, un contrat de licence a pour objet de permettre au licencié d’employer la marque de commerce avec le consentement de son propriétaire, c’est-à-dire d’accomplir des actes qui seraient autrement susceptibles de :

(i) constituer une contrefaçon de la marque de commerce;

(ii) diluer le caractère distinctif de la marque;

(iii) constituer de la concurrence déloyale; et/ou

(iv) déprécier l’achalandage attaché à la marque;

tels que la mise dans le commerce d’un produit revêtant ladite marque.

Une licence peut être consentie à titre exclusif ou non exclusif. Lorsque la licence est non exclusive, le propriétaire peut octroyer d’autres licences visant la même marque de commerce à des tiers, pour le même territoire ou un territoire distinct, visant les mêmes marchandises et/ou services ou des marchandises et/ou services distincts. Lorsqu’elle est exclusive, le degré d’exclusivité varie selon l’importance des droits résiduels du propriétaire de la marque de commerce : ainsi, la licence sera purement exclusive si le propriétaire non seulement s’interdit de consentir une autre licence à un tiers, mais aussi s’engage lui-même à ne pas employer sa propre marque de commerce pendant la durée de la licence; en revanche, la licence sera dite « unique » (sole license), lorsque, tout en accordant au licencié l’exclusivité d’emploi de sa marque de commerce à l’égard des tiers, le propriétaire conserve néanmoins lui-même le droit à l’emploi de sa marque de commerce.

Bien que l’écrit ne soit pas une condition de validité du contrat de licence, il est fortement recommandé d’en rédiger un, ce qui facilitera en la preuve. Toutefois, cette précaution n’est pas en soi suffisante pour assurer le maintien des droits du propriétaire dans sa marque de commerce lorsque celle-ci est employée sous licence, comme le précise l’article 50 de la LMC.

2. L’article 50

Aux termes de l’article 50 de la LMC :

« (1) Pour l’application de la présente loi, si une licence d’emploi d’une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l’emploi, la publicité ou l’exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial – ou partie de ceux-ci – ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s’il s’agissait de ceux du propriétaire.

(2) Pour l’application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l’identité du propriétaire et au fait que l’emploi d’une marque de commerce fait l’objet d’une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l’objet d’une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire. »

2.1 L’importance du contrôle exercé par le propriétaire de la marque de commerce

Outre les conditions minimales classiques de l’emploi à titre de marque commerce (i.e. selon l’article 4 de la LMC, l’apposition de la marque de commerce sur les marchandises ou leur emballage dans le cadre d’une vente et la diffusion de la marque de commerce à l’occasion de l’exécution ou de la publicité des services), le contrôle exercé par son propriétaire est une condition sine qua non pour que l’emploi par le licencié lui bénéficie.

En d’autres termes, seul le contrôle direct ou indirect des caractéristiques ou de la qualité des produits ou services par le propriétaire de la marque de commerce fera bénéficier ce dernier des effets attachés à la licence. En particulier, l’usage de la marque de commerce par le licencié aura les mêmes effets que s’il s’agissait d’un usage effectué par le propriétaire, ce qui s’avérera crucial pour déjouer une action en radiation administrative ou en annulation fondée sur l’absence de continuité d’emploi de cette dernière et/ou son manque de caractère distinctif en raison de l’emploi par le tiers licencié.

Concrètement, le contrôle exercé par le propriétaire sur les caractéristiques ou la qualité des marchandises et des services, peut revêtir l’une ou l’autre des formes suivantes :

• droit d’accès aux locaux de son licencié;

• droit d’approuver, avant leur conception et avant la mise en vente des marchandises ou l’offre des services, tout matériel publicitaire ou promotionnel visant la marque de commerce, que le licencié entend diffuser;

• obtention, sur demande, d’échantillons des marchandises sous licence;

• vérification que le licencié, dans ses activités, respecte bien les standards et les spécifications que le propriétaire a prescrits;

• droit de maintenir et d’exercer ce contrôle en permanence.

Il est souhaitable de faire figurer ces obligations dans le contrat de licence, étant entendu que ce contrôle doit en tout état de cause être réellement exercé par le propriétaire pendant la durée du contrat.

2.2 La double présomption de l’article 50 de la LMC

La grande particularité de l’article 50 susvisé réside dans la double présomption simple qu’il établit en faveur du propriétaire de la marque de commerce qui a pris la précaution de rédiger et d’utiliser un avis public de propriété et de licence.

En effet, la mention d’un avis public de propriété, i.e. indiquant le nom du propriétaire de la marque de commerce, et de licence le dispense de prouver (i) que cette marque est employée sous licence et (ii) qu’il exerce un contrôle des caractéristiques ou de la qualité des produits ou services. En pratique, si à l’occasion d’une opposition formée à l’encontre d’une demande en instance ou d’une action en radiation engagée à l’encontre d’un enregistrement, le demandeur à l’action invoque l’absence de caractère distinctif de la marque de commerce résultant de son emploi par un tiers non licencié et/ou l’absence d’un contrôle adéquat par son propriétaire, le fardeau de la preuve de ces éléments lui incombera. Si cette preuve est rapportée alors, le fardeau de la preuve sera déplacé sur le propriétaire de la marque de commerce.

L’article 50 de la LMC est muet quant aux modalités d’insertion de cet avis public. En pratique, la simple mention du nom du propriétaire de la marque, et du fait que celle-ci est employée sous licence sur le produit lui-même et/ou sur son emballage ou sur les supports décrivant les services, est généralement considérée comme suffisante. Il est d’usage de placer le sigle MD (ou son équivalent anglais ®) si la marque est enregistrée ou MC (ou son équivalent anglais ™) à côté de la marque de commerce, qui renvoie à l’avis de propriété et de licence figurant en légende sur l’emballage ou le document, qui pourrait par exemple être formulé comme suit :

- « [MC ou MD :MARQUE DE COMMERCE] est une marque de commerce de [nom du propriétaire], employée sous licence » ;

- « [TM ou ® :MARQUE DE COMMERCE] is a trade-mark of [nom du propriétaire], used under license ».

Le régime juridique de la licence de marque de commerce applicable au Canada est donc un mécanisme original qui tend à concilier tradition et pragmatisme. Tout en veillant à l’intérêt général, en imposant au propriétaire inscrit le respect des critères de l’emploi à titre de marque de commerce, il cherche à s’adapter aux contraintes du commerce en acceptant de doter l’avis de propriété et de licence d’un effet juridique. La souplesse de la double présomption de l’article 50 permet ainsi d’alléger le fardeau de la preuve du propriétaire inscrit.

Certains de ces droits diffèrent au Québec par rapport au reste du Canada, en raison des dispositions du Code civil du Québec applicables à la propriété et plus particulièrement à la copropriété qui sont uniques au Québec.

Au Québec, il existe deux types de droits de copropriété selon que les biens concernés sont matériellement divisés ou non entre leurs propriétaires. Nous avons présumé compte tenu de l’absence d’autorité contraire² que les brevets font l’objet de droits de copropriété indivise, puisque ce type de biens incorporels ne se prête pas par nature à une quelconque division matérielle et dans la mesure où les dispositions relatives à la copropriété divise sont spécifiques aux biens immobiliers, tels que des condominiums.

Les copropriétaires sont libres de conclure un accord qui modifie ou clarifie tout ou partie de ces droits, un tel accord présentant l’avantage supplémentaire d’uniformiser ceux-ci sur l’ensemble du territoire canadien.

Le droit d’un copropriétaire de fabriquer, employer ou vendre l’invention brevetée

Au Québec, un copropriétaire est libre d’exploiter le brevet objet de la copropriété tant qu’il n’affecte pas les droits des autres copropriétaires³ . Cela signifie que chaque copropriétaire, quelle que soit la valeur de sa quote-part dans le brevet, peut à titre personnel fabriquer, employer ou vendre l’invention brevetée comme il lui plaira, pour autant que cela ne cause aucun préjudice aux autres copropriétaires. Par exemple, si un copropriétaire vend l’invention brevetée à vil prix ou la donne à titre gratuit, il est susceptible d’empêcher injustement les autres copropriétaires de tirer profit du brevet.

Dans le reste du Canada, chaque copropriétaire jouit du droit illimité de fabriquer, employer ou vendre à titre personnel l’invention brevetée et n’a pas l’obligation de demander la permission des autres copropriétaires⁴ .

Le droit d’un copropriétaire de consentir aux tiers une licence sur l’invention brevetée

Le droit d’un copropriétaire de consentir aux tiers une licence sur un brevet est beaucoup plus restreint que son droit d’exploiter l’invention elle-même. L’octroi d’une licence comprend le droit pour le tiers licencié d’accomplir des actes qui seraient autrement susceptibles de constituer une contrefaçon du brevet, tels que la fabrication d’un article breveté.

Une licence peut être consentie à titre exclusif ou non exclusif. Une licence exclusive permet au licencié d’exploiter l’invention à l’exclusion de toute autre personne, y compris le breveté; ainsi, non seulement le breveté ne sera pas autorisé à exploiter lui-même l’invention mais il ne pourra pas non plus consentir de licence à d’autres personnes. Une licence non exclusive permet, ou du moins n’exclut pas la possibilité pour le breveté d’exploiter l’invention lui-même ou d’en consentir une licence à d’autres personnes.

Au Québec, comme dans le reste du Canada, un copropriétaire ne devrait pas consentir une licence non exclusive car une telle licence pourrait augmenter le nombre de personnes habilitées à exploiter l’invention brevetée, ce qui pourrait avoir l’effet de diluer les droits des autres copropriétaires⁵ .

Si aucune disposition et/ou décision ne vient régler la question du droit pour un copropriétaire de consentir une licence exclusive, il n’existe pas à l’inverse de raisons empêchant foncièrement un copropriétaire d’octroyer une telle forme de licence, dans la mesure où celle-ci n’affecterait pas les droits des autres copropriétaires en augmentant le nombre de personnes ayant le droit de fabriquer, employer ou vendre l’invention. Toutefois, le donneur de licence ne peut accorder aux licenciés plus de droits qu’il n’en détient lui-même, de sorte que le droit du licencié d’exploiter l’invention brevetée au Québec sera restreint de la même manière que celui des copropriétaires entre eux, tel que décrit ci-dessus.

Le droit d’un copropriétaire de vendre sa quote-part du brevet

Un copropriétaire qui souhaite vendre sa quote-part dans un brevet doit vendre l’intégralité de cette quote-part à un seul et même acheteur. Si l’un des copropriétaires vendait simplement une partie de sa quote-part, les quotes-parts des autres copropriétaires s’en trouveraient diluées de la même manière que si une licence non exclusive avait été consentie, car davantage de personnes seraient alors habilitées à exploiter le brevet⁶.

Au Québec, si un copropriétaire vend sa quote-part du brevet à un tiers, l’un quelconque des autres copropriétaires peut exiger que ce tiers lui vende ladite quote-part, contre le remboursement du prix de vente et des frais acquittés. Ce droit peut s’exercer à l’intérieur d’un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle l’autre copropriétaire a eu connaissance de la vente et sans qu’il se soit écoulé plus d’un an depuis la date de la vente⁷.

Au Québec, il existe une disposition du Code civil du Québec qui pourrait être interprétée comme conférant à chaque copropriétaire le droit d’exiger des autres copropriétaires l’achat de sa quote-part du brevet, et ce à tout moment⁸.

La répartition des fruits et revenus de l’invention brevetée entre les copropriétaires

Au Québec, si l’un des copropriétaires perçoit des fruits et revenus associés au brevet, ceux-ci appartiennent à chaque copropriétaire en proportion de sa quote-part de propriété dans le brevet⁹ . Les quotes-parts de chaque copropriétaire sont présumées égales, sauf convention contraire¹⁰. Les copropriétaires doivent également se rembourser mutuellement les dépenses nécessaires que l’un d’entre eux a exposées pour préserver le bien, telles que le versement des annuités¹¹.

Dans le reste du Canada, le copropriétaire d’un brevet n’est pas redevable envers les autres copropriétaires des fruits et revenus qu’il a pu tirer du brevet¹².

Compte tenu de ces différences importantes entre le droit civil québécois et la Common Law, il importe de porter une attention toute particulière au droit applicable lorsque plusieurs personnes sont propriétaire d’un brevet et que cette copropriété ne fait pas l’objet d’une convention qui régit spécifiquement les droits et obligations des copropriétaires.

Parmi les nombreuses clauses à insérer dans ce type de contrat figure celle de la durée de ce genre d’entente.  Combien de temps faut-il accorder/convoiter une telle permission?

Il n’y a pas de réponse facile à une telle question.  De nombreux facteurs doivent être pris en considération dans un tel exercice dont un.  Celui qui retient particulièrement notre attention pour les fins de cette chronique, concerne la durée du monopole du propriétaire de la technologie visée par la licence.  Tant et aussi longtemps que le propriétaire de la technologie bénéficie d’un monopole sur celle-ci, il peut imposer l’obligation à ses futurs utilisateurs de requérir sa permission.  Corrélativement, tant que ce monopole subsiste, il y a un intérêt commercial pour tout futur utilisateur à obtenir une telle permission pour bénéficier, sur une base exclusive, de l’avantage technologique qu’elle confère à son/ses utilisateur(s).

L’existence et la survie d’un tel monopole relèvent généralement de deux éléments importants.  Il faut d’abord considérer la nature des composantes (invention, logiciels, savoir-faire, etc.) de l’assiette technologique et, ensuite, examiner la durée de la protection se rapportant à chacune de ces dernières.  L’importance de ces deux éléments réside dans le fait que, tant et aussi longtemps qu’une composante de la technologie appartient au domaine privée, il est possible au propriétaire de cette technologie de perpétuer la vie de sa licence.  Inversement, dès que toutes ces composantes tombent dans le domaine public, il n’existe plus de fondement juridique pour le maintien d’une licence, puisque tout le monde a le droit d’utiliser celles-ci sans réserve. Le cas échéant, il ne subsiste alors que la marque de commerce, utilisée en relation avec cette technologie, comme point d’ancrage d’une licence, dans la mesure où elle jouit d’un achalandage (brand awareness) suffisant pour compenser la perte du monopole de propriété de ces différentes composantes.

Partant, lorsque vient le moment de discuter, de cet item dans un contrat de licence, il faut aussitôt scruter les composantes de la technologie visée, s’informer du mode de protection de chacune d’entre elles et prendre connaissance de la durée de la protection s’y rattachant, pour se faire une idée des limites du monopole dont jouit son propriétaire.  Cette analyse juridique viendra compléter l’analyse technico-économique qui jouera aussi un rôle important dans la détermination de la durée de la licence potentielle.

Le tableau qui suit donne un aperçu des informations utiles à cet égard.

Sans avoir la prétention de fournir tous les éléments à considérer dans la négociation de la durée d’une licence, un tel tableau a néanmoins le mérite d’aider les personnes appelées à échanger sur cette clause du contrat de licence, à mieux cerner la dimension juridique s’y rapportant et l’impact qu’elle doit avoir dans la détermination finale de la durée de la licence.

Pour en apprendre davantage sur les contrats de transfert de technologie, ne manquez pas notre prochain cours sur le sujet intitulé …….

Comme point de départ de la bonne gestion de cet actif, qui prend généralement la forme d’une technologie, il faut d’abord et avant tout s’assurer que l’entreprise, qui espère tirer un revenu de son exploitation future, puisse documenter sans difficulté son titre de propriété sur un tel actif, de façon à bien protéger cette source de revenus. Vu la nature parfois très volatile de ce type de bien, appartenant à la famille de la propriété intellectuelle, l’atteinte de cet objectif, souvent essentiel à sa survie, constitue un défi de taille.

Pour atteindre cet objectif, il faut savoir documenter ce que l’on peut appeler la «chaîne de titres» de la technologie génératrice de revenus, de façon à pouvoir démontrer à quiconque (investisseur, client ou compétiteur), que l’entreprise qui l’a conçue jouit bel et bien d’un monopole d’exploitation de celle-ci. À cette fin, l’entreprise, qui met au monde une telle technologie, doit veiller à chacune des étapes de sa création (recherche, développement, validation, pré-commercialisation, etc.), que tous les chaînons de son titre de propriété soient non seulement présents, mais aussi solides.

À défaut de ce faire, l’entreprise technologique s’expose à ce que son titre de propriété sur la technologie, qu’elle revendique à titre de propriété exclusive, devienne précaire. Le cas échéant, il en résulte, pour une telle entreprise, un handicap majeur qui menace tous les aspects de son activité, de la constitution de son capital (investisseurs récalcitrants), à sa commercialisation (clients incertains des droits qui leur sont conférés sur la technologie) et ultimement, son existence même.

Pour illustrer à quel point une situation ambiguë peut parfois devenir une source de conflit, quant à la propriété d’une technologie, citons l’affaire Corporation de l’École des hautes études commerciales de Montréal c. 3178277 Canada inc. et Georges Fernandez, REJB 1998-07212 (C.S.). Il s’agissait, dans ce cas, d’un conflit entre un étudiant au doctorat, de l’École des hautes études commerciales (ci-après «L’École») et cette même institution, relativement à la propriété d’un logiciel. L’étudiant revendiquait qu’il était le seul concepteur du noyau de ce logiciel et qu’il avait réalisé toutes les équations mathématiques sur son temps personnel, à titre de consultant ad hoc, et ce, en dehors des heures où il travaillait à la solde de l’École. De son côté, l’École prétendait que le logiciel lui appartenait, car cet étudiant et les autres personnes, qui ont participé à la création du logiciel, étaient tous à son emploi. Vu l’absence ab initio d’une documentation précise visant à clarifier les titres de propriété de ce logiciel en devenir l’intervention du tribunal fut requise pour trancher ce débat. Après examen de la preuve soumise, le tribunal conclu que l’étudiant en question était un employé de l’École et, par voie de conséquence, que le logiciel appartenait donc à cette dernière. Comme on peut le constater dans cette affaire, si le tribunal avait retenu l’argument de l’étudiant, à l’effet qu’il agissait à titre de consultant ad hoc, la chaîne de titres de cette technologie aurait été compromise avec les difficultés que cela peut impliquer en pareilles circonstances, d’où l’importance de ne jamais ouvrir la porte à de telles situations lorsqu’on développe une technologie.

Comment donc faut-il s’y prendre pour bien documenter la chaîne de titres d’une technologie? La réponse à cette question comporte deux volets. Il faut d’abord s’assurer que tous les intervenants, qui participent à quelque titre que ce soit (employé, pigiste, consultant, sous-traitant) à sa création, n’acquièrent pas de droits sur celle-ci, au détriment de l’entreprise qui leur fournit l’opportunité de contribuer à sa réalisation et, corrélativement, que tous les droits, qui naissent de leur activité, soient dévolus, le cas échéant, à cette même entreprise, de façon à fermer la boucle sur l’éventuel titre de propriété de la technologie naissante.

Puisque les lois applicables, en matière de propriété intellectuelle, ne suffisent pas toujours à produire un tel résultat de la part des nombreux intervenants possibles dans un projet de développement technologique, l’entreprise, qui doit à tout prix s’en assurer, devra veiller à ce que tous les intervenants signent des ententes précises à cette fin. Il peut s’agir de clauses particulières dans un contrat d’emploi ou de services se rapportant à la propriété intellectuelle ou encore d’ententes spécifiques traitant exclusivement de ce sujet. Ce qu’il faut retenir, c’est que pour chaque chaînon humain impliqué dans le processus de création d’une technologie, il doit toujours y avoir un chaînon juridique correspondant, dont l’unique fonction est de documenter, sans équivoque, le titre de propriété exclusif de l’entreprise qui permet à celle-ci de voir le jour.

«Les entrepreneurs de l’industrie alimentaire renoncent fréquemment à la protection conférée par les brevets afin d’éviter la divulgation et de peut-être ainsi prolonger leur avantage concurrentiel au-delà de la durée de 17 ans d’un brevet. »

La propriété intellectuelle constitue un actif de plus en plus précieux pour les entreprises. À vrai dire, dans le cas des entreprises de la nouvelle économie, elle représente souvent l’essentiel de leur valeur économique. Cette valeur peut cependant s’avérer très précaire si les entreprises qui possèdent de la propriété intellectuelle ne font pas preuve d’une grande vigilance en matière de divulgation de celle-ci. En effet, en l’absence d’un contrôle très strict à cet égard, une entreprise peut facilement compromettre son monopole d’exploitation de cet actif et les revenus qu’il procure.

Ainsi, tant et aussi longtemps qu’une entreprise restreint la divulgation de sa propriété intellectuelle, elle prolonge la vie utile de celle-ci. Dans le cas contraire, il faut comprendre que toute divulgation de sa propriété intellectuelle qui n’est pas protégée par une entente de confidentialité visant à interdire la libre circulation de l’information divulguée risque de faire en sorte que celle-ci passe du domaine privé au domaine public ouvrant ainsi la porte à la libre utilisation de celle-ci et la perte d’un avantage concurrentiel important pour l’entreprise qui ne s’est pas protégée adéquatement.

Bien que le scénario idéal de protection soit celui d’une divulgation zéro, l’utilisation de cette propriété intellectuelle dans le but d’en tirer un revenu implique nécessairement un minimum de divulgation d’où la question de savoir quels moyens prendre pour protéger celle-ci dans le cadre de telles divulgations.

La solution à cette problématique prend généralement la forme d’une adhésion à un engagement de confidentialité de la part de la personne qui bénéficie d’une telle divulgation. Ce genre d’engagement contient habituellement deux composantes de base.

La première composante contient une série d’engagements de la part de la partie réceptrice d’une divulgation qui se lit à peu près comme suit :

La partie réceptrice s’engage, pendant toute la durée du contrat et pour une période de … (..) années à compter de son expiration à ne pas reproduire, divulguer ou utiliser pour son bénéfice ou à permettre que soit utilisée (l’information confidentielle ou la propriété intellectuelle) autrement que pour les fins pour lesquelles elle est transmise.

La seconde composante sert à circonscrire l’enveloppe de la propriété intellectuelle visée par cet engagement. Elle se lit généralement comme suit :

Pour les fins du présent engagement, l’expression (information confidentielle ou, selon le cas, propriété intellectuelle) désigne, en relation avec …..(désignation du bien intangible visé):

(a) toute documentation qui est clairement indiquée ou timbrée confidentielle par la partie émettrice; ou

(b) toute information que la partie émettrice ne divulgue pas librement à des tiers incluant, sans s’y limiter, des données techniques, des données expérimentales, des rapports, des procédures, des procédés ou recettes, des formules, du savoir-faire, des usages techniques, des informations, diagrammes, dessins, schéma de procédés, devis, ses listes de matériaux, d’ingrédients et de fournisseurs, des échantillons, des modalités de financements, des manuels de production et d’information, des listes de clients, des politiques de prix, des données de commercialisation, des soumissions, des contrats et tout autre matériel privé créé ou développé par la partie émettrice ou pour son compte en relation avec le développement, la production, la commercialisation, l’usage et l’amélioration de ……(désignation du bien intangible visé);

sont toutefois exclus de cette définition les informations:

a) qui étaient connues par la partie réceptrice avant la date de leur réception;

b) qui étaient connues du public ou généralement accessibles à la partie réceptrice avant la date de leur réception;

c) qui deviennent connues du public ou accessibles à celui-ci après la date de leur réception sans qu’il n’y ait eu bris du présent engagement par la partie réceptrice;

d) qui ont été reçues, en tout temps, d’un tiers qui n’est pas soumis à un engagement de confidentialité envers la partie émettrice à l’égard de telles informations;

En guise de conclusion, nous invitons le lecteur à consulter la décision rendue par la Cour Suprême dans l’affaire Cadbury Schweppes inc. c. Aliments FBI ltée² qui nous fournit une excellente illustration de l’importance de bien protéger sa propriété intellectuelle, en l’occurrence la recette du jus Clamato, et des risques encourus par une entreprise qui tente de s’approprier de celle-ci sans droit.