De nos jours, il est indéniable que les pressions concurrentielles stimulent les efforts d’innovation de beaucoup d’entreprises en les poussant à investir des sommes considérables dans la recherche et développement (ci-après «R&D») afin de mettre au point de nouveaux produits ou services. S’il est vrai que ces investissements peuvent constituer des sources importantes des revenus, il n’en demeure pas moins qu’ils représentent dans le même temps autant de risques de pertes si ces entreprises ne mettaient pas en place des mécanismes de protection pour éviter que les résultats de leurs recherches ne soient exploités par leurs concurrents. Fort heureusement, ces mécanismes de protection existent bien en droit : c’est le cas principalement de la propriété intellectuelle qui regroupe notamment le droit d’auteur, le brevet, le dessin industriel et les marques de commerce, mais également des solutions contractuelles tels que l’engagement de confidentialité et de non-concurrence. Ces solutions visent toutes à accorder, dans une certaine mesure, un monopole temporaire à l’entreprise afin de lui donner le temps de rentabiliser ses investissements consacrés à l’innovation, mais encore faudrait-il pouvoir les utiliser efficacement pour mieux en tirer profit. Dans cette perspective, seule la mise en place d’une bonne politique de gestion de la propriété intellectuelle nous apparaît comme l’ultime moyen de sécuriser et de rentabiliser l’innovation en entreprise. Elle doit se matérialiser par l’utilisation systématique d’instruments juridiques qui permettent de protéger l’innovation tant en amont qu’en aval. L’objet de cette chronique est de présenter un aperçu des règles de gestion de la propriété intellectuelle ainsi que les outils permettant de leur donner effet
1- Confidentialité de l’innovation
La confidentialité est primordiale dans la protection de l’innovation car, elle constitue souvent le seul moyen de préserver le secret industriel et les inventions non brevetables de l’entreprise. Et lorsqu’il s’agit d’inventions éligibles à la protection conférée par le brevet, le bris de la confidentialité avant le dépôt de la demande détruit la condition de nouveauté exigée pour une telle protection. Pour ces raisons, il est donc important de placer la problématique de la confidentialité au centre de toute politique de gestion destinée à la protection de la propriété intellectuelle au sein de l’entreprise. Celle-ci doit mettre en place des mesures qui permettent de protéger les informations stratégiques divulguées pour les besoins de l’exécution des activités courantes de l’entreprise à l’interne, mais également pour toutes les circonstances dans lesquelles cette dernière doit les communiquer à des intervenants externes.
Afin de s’assurer du respect de cette première règle, l’entreprise doit imposer à tout son personnel, qu’ils s’agissent de cadres ou de simples employés, une obligation de confidentialité qui couvre tant la période du contrat de travail qu’après la fin de celui-ci. Cette obligation peut être matérialisée par l’insertion d’une clause spécifique de confidentialité dans les contrats de travail du personnel de l’entreprise. Il va de soi que celle-ci sera plus ou moins renforcée en fonction de l’importance de la position de la personne qui reçoit de telles informations, mais également du degré de risque que cela représente pour l’entreprise.
Pour voir des exemples de clauses de confidentialités incluses dans un contrat de travail, vous pouvez consulter les modèles de contrats d’emploi sur le site Internet d’Édilex.
Au-delà des obligations de confidentialité prévues dans les contrats de travail, l’entreprise peut renforcer la sensibilisation sur l’importance de la problématique de la confidentialité en lui réservant une bonne place dans une charte devant régir les comportements de tout son personnel. Dans les entreprises modernes, une telle charte est souvent adoptée sous la forme d’un code de conduite.
Voir sur le site d’Édilex un exemple de code de conduite prévoyant des dispositions spécifiques sur la confidentialité.
Dans tous les cas où l’entreprise est obligée de communiquer des informations confidentielles à des tiers qui peuvent être soit des sous-traitants, des prestataires de services ou encore à un acheteur potentiel dans l’hypothèse de la vente de l’entreprise, il est également possible de se préserver de la divulgation dommageable en imposant une obligation de confidentialité à ces intervenants externes. Selon le cas, cette obligation pourrait prendre la forme d’une clause insérée dans le contrat de service ou de sous-traitance, mais lorsque le respect de la confidentialité de ces informations devient une préoccupation majeure pour les parties, elle prend alors la forme d’un contrat spécifique et détaillé précisant les obligations de chacune des parties s’agissant du traitement de ces informations.
Consulter le site Internet d’Édilex pour trouver un exemple de contrat de service R&D prévoyant cette clause ou des modèles de contrat d’engagement de confidentialité .
Toutes ces mesures doivent être idéalement complétées par la mise en place de règles sur la sécurité des locaux qui abritent les informations ou les travaux relatifs à la R&D , mais également de procédures pour mieux contrôler l’accès à ces derniers.
2- Cession ou renonciation des droits au profit de l’entreprise
Les travaux en R&D font souvent intervenir des ressources qui peuvent être soit des employés de l’entreprise, soit de personnes rattachées à des universités, centres de recherches ou autres laboratoires. Quoiqu’il en soit, l’entreprise doit s’assurer qu’elle est bien le propriétaire des droits afférents aux résultats des recherches.
Dans le cas des employés, la Loi canadienne sur le droit d’auteur distingue selon qu’il s’agit de droits patrimoniaux ou de droits moraux. Elle dispose par la suite que tous les droits patrimoniaux sont dévolus à l’employeur tandis que les droits moraux demeurent la propriété du chercheur salarié. L’entreprise ne peut donc disposer entièrement des droits que s’il y a une renonciation écrite de l’employé sur ses droits moraux. À cet égard, il y a lieu de préciser que les droits moraux ne peuvent jamais faire l’objet de cession, mais seulement de renonciation de la part de leurs auteurs. Pour ce faire donc, l’entreprise qui confie des travaux de R&D à ses employés doit penser à inclure une clause de renonciation des droits moraux dans leurs contrats de travail. Dans certains cas où les circonstances ne permettent pas de la prévoir dans de tels contrats, il est recommandable alors de faire signer à l’employé un document spécifique de renonciation des droits en faveur de l’entreprise.
Voir sur le site Internet d’Édilex le modèle de lettre d’engagement d’un chercheur pour trouver un exemple de clause de renonciation. Vous pouvez également y trouver un modèle de document spécifique de renonciation en consultant le document intitulé déclaration, engagement et cession.
En revanche, lorsque les intervenants aux projets de R&D sont des travailleurs autonomes ou des prestataires de services, lesquels ne sont donc pas liés à l’entreprise par un contrat de travail, le titre de propriété de l’entreprise sur les droits peut être plus vulnérable si leur contrat ne prévoit pas la cession des droits patrimoniaux ainsi que la renonciation écrite quant aux droits moraux. Dans un tel cas, l’entreprise peut se retrouver sans droit sur les résultats de la recherche ou tout au plus être obligée de ses contenter d’une licence d’utilisation. Au vu de ce qui précède, il est donc important que l’entreprise prévoit de telles clauses de cession et de renonciation dans les contrats de ces intervenants.
Voir le modèle contrat de service (Essais cliniques pour trouver) pour trouver un exemple de clauses de renonciation et de cession dans le cas d’un intervenant externe.
3- Enregistrement des droits
Les lois et règlements qui encadrent les droits de la propriété intellectuelle (droits d’auteur, brevets, dessins industriels, marques de commerce et topographie des circuits intégrés) prévoient habituellement des formalités d’enregistrement afin de les rendre opposable aux tiers. Il convient cependant de préciser que même si certains de ces droits n’ont pas besoin d’être enregistrés pour bénéficier de la protection reconnue par la loi, il demeure que cette formalité peut, à l’occasion, servir de preuve relativement à la revendication d’un droit. L’entreprise doit alors veiller à prévoir des procédures qui permettent d’assurer, le cas échéant, que tous ses droits sont dûment enregistrés et que les copies d’enregistrement sont bien gardées. Nous recommandons d’ailleurs à cet égard de consulter un conseiller juridique afin de connaître les règles du jeu se rapportant aux différentes catégories d’actifs intangibles et d’adopter le bon régime de protection pour chacun d’entre eux.
4- Non-concurrence
Complémentaire à la confidentialité des informations sensibles, la protection contre la concurrence potentielle des personnes qui ont reçu ces informations est un élément essentiel à considérer dans le dispositif de préservation de la valeur de la R&D. Elle vise à empêcher que le salarié ou le sous-traitant exploite à leur profit les informations divulguées après la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, celle du contrat de service. C’est pour parer une telle éventualité que l’entreprise doit systémiquement prévoir une clause de non-concurrence dans les contrats des personnes qui interviennent dans ses projets de R&D. Dans le cas du salarié, il convient de noter qu’en l’absence d’une telle clause, ce dernier retrouve à l’expiration du contrat de travail la liberté d’exercer l’activité de son choix, même concurrente à celle de son ancien employeur, à condition toutefois que cette nouvelle activité ne s’exerce pas dans des conditions déloyales.
Là également, si les circonstances ne permettent pas de prévoir une clause de non-concurrence dans le contrat des intervenants internes ou externes de la R&D, il est tout à fait loisible à l’entreprise de corriger ce défaut par la soumission d’un engagement séparé pour cette obligation.
Pour un exemple de clause de non-concurrence, voir le contrat d’emploi du Directeur de la R&D. Voir également le document intitulé déclaration, engagement et cession.
5- Veille juridique et concurrentielle
Une bonne politique de gestion de la propriété intellectuelle doit aussi prévoir des procédures de surveillance de la violation des droits de l’entreprise (Ex : enregistrement susceptible de confusion ou exploitation sans autorisation d’un droit). En effet, c’est à l’entreprise qu’il incombe la responsabilité de veiller à ce que ces droits soient respectés, d’engager des poursuites dans l’éventualité d’une violation et de demander réparation le cas échéant.
De même, si l’entreprise décidait d’autoriser l’exploitation de son procédé industriel ou la fabrication du produit résultant de sa R&D par un tiers, elle devra prendre le soin de rédiger un contrat de licence pour bien encadrer, au triple plan juridique, économique et technique, cette autorisation.
Voir à ce propos, les modèles de contrat de licence d’exploitation ou de licence de fabrication sur le site Internet d’ Édilex.
En outre, pour s’assurer que tous les droits de propriété intellectuelle de l’entreprise font l’objet d’une protection adéquate, cette dernière veillera à ce que ses employés soient en mesure de détecter déterminer eux-mêmes les droits à protéger et de suivre les procédures mises en place pour cet effet. La satisfaction d’une telle exigence passe par le suivi de programmes de formation en propriété intellectuelle qui peuvent être donnés par de spécialistes aussi bien en interne qu’à l’externe de l’entreprise.
Enfin, il convient de souligner que la propriété intellectuelle compte parmi les actifs les plus précieux d’une entreprise. Aussi toute mauvaise gestion de celle-ci peut t-elle être source de difficultés majeures lors d’une d’un éventuel projet de vente de l’entreprise ou de recherche de financement. En effet, bien des transactions sont parfois annulées ou retardées parce que l’entreprise n’arrive pas à justifier ou établir clairement lors d’une procédure de vérification diligente qu’elle possède la «propriété» effective de ses droits. Pour s’assurer qu’elle a en tout temps une bonne maîtrise de son portefeuille de propriété intellectuelle, une bonne pratique serait donc que l’entreprise se dote de tableaux de bord qu’elle prendra soin de mettre à jour de façon régulière. De tels instruments sont non seulement utiles pour visualiser et vérifier l’état des droits de propriété intellectuelle, mais également nécessaires pour déterminer avec exactitude les interventions à faire afin de rendre meilleure la gestion de cette composante essentielle de l’entreprise.
Nous vous invitons à consulter le chapitre 20 du Grand Livre Juridique conçu par Edilex. Il contient de la documentation permettant de faire un suivi du portefeuille de la propriété intellectuelle d’une entreprise, en plus de proposer un système d’archivage de la documentation s’y rapportant (Ex : contrats, copies d’enregistrements, etc.).
Conclusion
Comme on peut le constater, l’économie du savoir exige de la part des entrepreneurs technologiques le développement d’un savoir-faire dédié à la saine gestion de la propriété intellectuelle. Nous espérons que cette chronique contribuera à l’établissement de bonnes pratiques à cet égard.
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