Le
secret de commerce : parfois un grand incompris
Me
Christian Bolduc*
Avocat et agent de Marques de commerce chez Smart
& Biggar
Coanimateur au séminaire de Recherche,
développement et transferts de technologies
Dans la grande famille
des informations confidentielles, les secrets
de commerce requièrent souvent la «
protection » la plus étanche pour
permettre à leur propriétaire de
maintenir leur avantage concurrentiel, quoiqu’en
pratique, l’étanchéité
fasse parfois défaut.
La
catégorie des secrets de commerce est en
effet peu ou mal connue des entrepreneurs technologiques.
Il existe aussi d’ailleurs une certaine
confusion dans la jurisprudence entre les «
informations confidentielles » et les «
secrets de commerce ». Les premières
étant plus larges et englobant les deuxièmes.
C’est ainsi que les informations confidentielles
comprennent, entres autres « […] aussi
bien le projet de marketing que la liste des clients,
et le mémo interne traitant d’une
fusion possible avec un autre groupe » (Note
1).
Les
secrets de commerce ou secrets de fabrique, quant
à eux, sont constitués des recettes
techniques, procédés, formules,
tours de main ou modes d’emploi nécessaires
à la production de produits et/ou à
la fourniture de services permettant aux entreprises
de maintenir un avantage concurrentiel dans un
marché donné. La Cour suprême
a jugé, par exemple, que des informations
sur la recette et les procédés de
fabrication de la boisson de marque Clamato constituaient
des secrets de fabrique (Note
2).
Contrairement aux brevets et aux
dessins industriels qui, une fois délivrés,
accordent de par l’effet de la loi un monopole
d’exploitation exclusif à leur propriétaire,
monopole qui peut être sanctionné
par les tribunaux en cas de violation, les secrets
de commerce ne font pas l’objet d’une
protection équivalente. En effet, le secret
de commerce ne procure un avantage concurrentiel
que dans la mesure où il demeure secret.
Il
est vrai toutefois que lorsqu’un secret
de commerce fait l’objet d’une divulgation
fautive, son propriétaire peut faire valoir
ses droits devant les tribunaux de manière
à colmater la fuite et/ou à obtenir
compensation financière pour la perte de
l’avantage subie. Pour ce faire, il faut
toutefois être en mesure de prouver au préalable
l’existence d’un tel secret de commerce
(Note 3).
C’est pourquoi il est essentiel
que les compagnies se dotent de moyens visant
à bien protéger le secret de commerce
de manière à éviter toute
fuite et, dans l’éventualité
d’une telle fuite, pouvoir démontrer
son existence.
On doit à ce sujet envisager
deux types de mesures : les mesures « physiques
» et les mesures juridiques.
Ces dernières toucheront
davantage les employés qui pourraient être
appelés à développer et/ou
à venir en contact avec les secrets de
commerce et prendront généralement
une forme « contractuelle » alors
que les premières seront applicables à
tous, y compris les employés, et devront
faire partie d’une politique interne. Toute
compagnie aura donc intérêt à
mettre en place un système de protection
et de sécurité empêchant que
quiconque n’ait accès au contenu
de ses secrets de commerce. Elle devra donc prendre
un soin particulier afin d’élaborer
une politique d’accès restreint,
limité et contrôlé.
Voici quelques exemples de ce genre
de mesures :
- tous les documents renfermant
les secrets devront être gardés
dans un endroit sécuritaire dont l’accès
sera physiquement limité et contrôlé;
- l’accès aux installations
« techniques » de l’entreprise
devra aussi être contrôlé
de façon stricte et être répertorié;
- le nombre de personnes ayant
accès à ces informations devra
être limité;
- l’ensemble des employés
devra être informé de l’existence
d’une telle politique et des sanctions
éventuelles;
- toute publication de la compagnie
devra être attentivement revue afin d’éviter
un dévoilement de certains secrets par
mégarde.
Certaines mesures plus «
juridiques » devront également être
mises en place. Il sera important dans un premier
temps de mentionner dès leur embauche à
tous ses employés (quel que soit leur niveau
d’implication dans les décisions
de la compagnie) qu’ils sont tenus à
la plus haute confidentialité concernant
certaines informations et que des sanctions seront
appliquées en cas de non-respect.
De
façon générale, les employés
sont tenus par une obligation légale de
loyauté et de confidentialité qui
les empêche de dévoiler les secrets
commerciaux appartenant à leur compagnie,
et ce, même après la cessation de
leur emploi (Note 4). Il
est à noter que les administrateurs et
officiers supérieurs d’une compagnie
ont une obligation de fiduciaire qui exige loyauté,
bonne foi et absence de conflit d’intérêts.
Il sera cependant indispensable
que les compagnies incluent aux contrats de travail
une clause de confidentialité et/ou de
non-concurrence qui interdira de façon
spécifique aux employés de dévoiler
et/ou d’utiliser à des fins inappropriées
les secrets de commerce de la compagnie pendant
et après la rupture du lien de travail.
Les intérêts de l’entreprise
seront ainsi mieux protégés et tout
écart pourra être plus facilement
sanctionné même si on sait que les
conséquences pour la compagnie pourront
être importantes.
Si vous voulez
en apprendre davantage sur le sujet, ne manquez
pas notre séminaire de deux jours intitulé
«Recherche,
développement et transferts de technologies:
ce qu'il faut savoir sur le plan juridique pour
protéger et rentabiliser l'innovation»,
les jeudi et vendredi, 24 et 25 novembre 2005,
donné au Centre de perfectionnement de
HEC Montréal. (Cliquez
ici pour plus d'informations)
Notes:
*Cet article est le résultat
d'une collaboration entre Me Christian Bolduc
et Me Gaëlle Bodin, tous deux du cabinet
Smart & Biggar.
Note 1:
François GUAY, «La protection des
secrets de fabrique et des informations confidentielles»,
dans Développements récents en droit
de la propriété intellectuelle (1991),
Service de la formation permanente, Barreau du
Québec, Cowansville, Éd. Yvon Blais,
1991, à la p. 120. (Retour
au paragraphe)
Note
2: Cadbury Schweppes Inc. c. Aliments
FBI Ltée, [1991] 1 R.C.S. 142. (Retour
au paragraphe)
Note
3: Positron Inc. c. Desrochers,
[1988] R.J.Q. 1636, 1653 (C.S.). (Retour
au paragraphe)
Note
4: Article 2088 du Code civil du Québec.
(Retour au paragraphe)
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