Particularités
du régime juridique de la licence de marque
de commerce au Canada
Me Christian Bolduc*, avocat
et agent de Marques de commerce. Coanimateur au
séminaire de «Recherche, développement
et transferts de technologies».
Lorsque
le monopole d’exploitation d’une technologie
cesse, un des moyens pour le propriétaire
de cette technologie de maintenir sa part de marché
à l’expiration de son monopole, est
de faire en sorte que l’achalandage de cette
technologie se rattache de plus en plus à
une marque de commerce sur laquelle il jouira
d’un droit d’utilisation exclusif.
Les entreprises intéressées à
commercialiser une telle technologie, lorsqu’elle
tombera dans le domaine public, seront ainsi désavantagées
et auront intérêt à considérer
sérieusement, lorsque possible, l’obtention
d’une licence d’utilisation de cette
marque de commerce pour le territoire qu’elles
souhaitent desservir. Dans une telle optique,
il est bon de connaître ce que l’article
50 de la Loi sur les marques de commerce (ci-après
dénommée la « LMC »)
prévoit à cet égard.
En concédant un contrat
de licence à un tiers, le propriétaire
d’une marque de commerce consent à
ce que celle-ci soit employée par ce tiers
dans une certaine zone géographique, en
association avec des marchandises et/ou services,
selon certaines modalités. Encore faut-il
que cet emploi, par le licencié, remplisse
les conditions requises par la LMC pour être
reconnu comme pouvant bénéficier
au propriétaire. C’est l’objet
de l’article 50 de la LMC. À cet
égard, le propriétaire de la marque
peut tirer profit de la présomption simple
prévue à l’article 50 de la
LMC, à l’effet que ces conditions
sont remplies moyennant un avis public dont les
modalités seront discutées ci-dessous.
Cette présomption légale semble
spécifique au Canada.
1. Les modalités
du contrat de licence de marque de commerce
Qu’il
soit conclu pour une durée déterminée
ou indéterminée, à titre
onéreux ou gratuit, un contrat de licence
a pour objet de permettre au licencié d’employer
la marque de commerce avec le consentement de
son propriétaire, c’est-à-dire
d’accomplir des actes qui seraient autrement
susceptibles de :
(i) constituer
une contrefaçon de la marque de commerce;
(ii) diluer le caractère distinctif de
la marque;
(iii) constituer de la concurrence déloyale;
et/ou
(iv) déprécier l’achalandage
attaché à la marque;
tels que
la mise dans le commerce d’un produit revêtant
ladite marque.
Une licence
peut être consentie à titre exclusif
ou non exclusif. Lorsque la licence est non exclusive,
le propriétaire peut octroyer d’autres
licences visant la même marque de commerce
à des tiers, pour le même territoire
ou un territoire distinct, visant les mêmes
marchandises et/ou services ou des marchandises
et/ou services distincts. Lorsqu’elle est
exclusive, le degré d’exclusivité
varie selon l’importance des droits résiduels
du propriétaire de la marque de commerce
: ainsi, la licence sera purement exclusive si
le propriétaire non seulement s’interdit
de consentir une autre licence à un tiers,
mais aussi s’engage lui-même à
ne pas employer sa propre marque de commerce pendant
la durée de la licence; en revanche, la
licence sera dite « unique » (sole
license), lorsque, tout en accordant au licencié
l’exclusivité d’emploi de sa
marque de commerce à l’égard
des tiers, le propriétaire conserve néanmoins
lui-même le droit à l’emploi
de sa marque de commerce.
Bien que
l’écrit ne soit pas une condition
de validité du contrat de licence, il est
fortement recommandé d’en rédiger
un, ce qui facilitera en la preuve. Toutefois,
cette précaution n’est pas en soi
suffisante pour assurer le maintien des droits
du propriétaire dans sa marque de commerce
lorsque celle-ci est employée sous licence,
comme le précise l’article 50 de
la LMC.
2. L’article 50
Aux termes
de l’article 50 de la LMC :
«
(1) Pour l'application de la présente
loi, si une licence d'emploi d'une marque de
commerce est octroyée, pour un pays,
à une entité par le propriétaire
de la marque, ou avec son autorisation, et que
celui-ci, aux termes de la licence, contrôle,
directement ou indirectement, les caractéristiques
ou la qualité des marchandises et services,
l'emploi, la publicité ou l'exposition
de la marque, dans ce pays, par cette entité
comme marque de commerce, nom commercial - ou
partie de ceux-ci - ou autrement ont le même
effet et sont réputés avoir toujours
eu le même effet que s'il s'agissait de
ceux du propriétaire.
(2) Pour l'application de la présente
loi, dans la mesure où un avis public
a été donné quant à
l'identité du propriétaire et
au fait que l'emploi d'une marque de commerce
fait l'objet d'une licence, cet emploi est réputé,
sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une
licence du propriétaire, et le contrôle
des caractéristiques ou de la qualité
des marchandises et services est réputé,
sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.
»
2.1
L’importance du contrôle exercé
par le propriétaire de la marque de commerce
Outre
les conditions minimales classiques de l’emploi
à titre de marque commerce (i.e. selon
l’article 4 de la LMC, l’apposition
de la marque de commerce sur les marchandises
ou leur emballage dans le cadre d’une vente
et la diffusion de la marque de commerce à
l’occasion de l’exécution ou
de la publicité des services), le contrôle
exercé par son propriétaire est
une condition sine qua non pour que l’emploi
par le licencié lui bénéficie.
En d’autres
termes, seul le contrôle direct ou indirect
des caractéristiques ou de la qualité
des produits ou services par le propriétaire
de la marque de commerce fera bénéficier
ce dernier des effets attachés à
la licence. En particulier, l’usage de la
marque de commerce par le licencié aura
les mêmes effets que s’il s’agissait
d’un usage effectué par le propriétaire,
ce qui s’avérera crucial pour déjouer
une action en radiation administrative ou en annulation
fondée sur l’absence de continuité
d’emploi de cette dernière et/ou
son manque de caractère distinctif en raison
de l’emploi par le tiers licencié.
Concrètement,
le contrôle exercé par le propriétaire
sur les caractéristiques ou la qualité
des marchandises et des services, peut revêtir
l’une ou l’autre des formes suivantes
:
•
droit d’accès aux locaux de son licencié;
• droit d’approuver, avant leur conception
et avant la mise en vente des marchandises ou
l’offre des services, tout matériel
publicitaire ou promotionnel visant la marque
de commerce, que le licencié entend diffuser;
• obtention, sur demande, d’échantillons
des marchandises sous licence;
• vérification que le licencié,
dans ses activités, respecte bien les standards
et les spécifications que le propriétaire
a prescrits;
• droit de maintenir et d’exercer
ce contrôle en permanence.
Il est
souhaitable de faire figurer ces obligations dans
le contrat de licence, étant entendu que
ce contrôle doit en tout état de
cause être réellement exercé
par le propriétaire pendant la durée
du contrat.
2.2 La double présomption
de l'article 50 de la LMC
La grande
particularité de l’article 50 susvisé
réside dans la double présomption
simple qu’il établit en faveur du
propriétaire de la marque de commerce qui
a pris la précaution de rédiger
et d’utiliser un avis public de propriété
et de licence.
En effet,
la mention d’un avis public de propriété,
i.e. indiquant le nom du propriétaire de
la marque de commerce, et de licence le dispense
de prouver (i) que cette marque est employée
sous licence et (ii) qu’il exerce un contrôle
des caractéristiques ou de la qualité
des produits ou services. En pratique, si à
l’occasion d’une opposition formée
à l’encontre d’une demande
en instance ou d’une action en radiation
engagée à l’encontre d’un
enregistrement, le demandeur à l’action
invoque l’absence de caractère distinctif
de la marque de commerce résultant de son
emploi par un tiers non licencié et/ou
l’absence d’un contrôle adéquat
par son propriétaire, le fardeau de la
preuve de ces éléments lui incombera.
Si cette preuve est rapportée alors, le
fardeau de la preuve sera déplacé
sur le propriétaire de la marque de commerce.
L’article
50 de la LMC est muet quant aux modalités
d’insertion de cet avis public. En pratique,
la simple mention du nom du propriétaire
de la marque, et du fait que celle-ci est employée
sous licence sur le produit lui-même et/ou
sur son emballage ou sur les supports décrivant
les services, est généralement considérée
comme suffisante. Il est d’usage de placer
le sigle MD (ou son équivalent anglais
®) si la marque est enregistrée ou
MC (ou son équivalent anglais ™)
à côté de la marque de commerce,
qui renvoie à l’avis de propriété
et de licence figurant en légende sur l’emballage
ou le document, qui pourrait par exemple être
formulé comme suit :
- «
[MC ou MD :MARQUE DE COMMERCE] est une marque
de commerce de [nom du propriétaire], employée
sous licence » ;
- « [TM ou ® :MARQUE DE COMMERCE] is
a trade-mark of [nom du propriétaire],
used under license ».
Le régime
juridique de la licence de marque de commerce
applicable au Canada est donc un mécanisme
original qui tend à concilier tradition
et pragmatisme. Tout en veillant à l’intérêt
général, en imposant au propriétaire
inscrit le respect des critères de l’emploi
à titre de marque de commerce, il cherche
à s’adapter aux contraintes du commerce
en acceptant de doter l’avis de propriété
et de licence d’un effet juridique. La souplesse
de la double présomption de l’article
50 permet ainsi d’alléger le fardeau
de la preuve du propriétaire inscrit.
Pour apprendre
davantage sur le sujet ne manquez pas notre séminaire
de deux jours intitulé «Recherche,
développement et transferts de technologies
», les mercredi et jeudi, 4 et 5 mai 2005,
donné au Centre de perfectionnement de
Hec Montréal. (Cliquez
ici pour plus d'informations)
* Avec la collaboration de Me Florence
Maran, juriste française. Me Bolduc
est associé chez Smart
& Biggar (www.smart-biggar.ca).
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