La protection de solutions innovantes de hautes technologies passe de plus en plus par le brevet. Les logiciels n’y échappent pas, même dans le contexte de développements ouverts (Open Source). Les sommes colossales versées pour le rachat des brevets de Nortel par le consortium mené par Apple et pour l’achat de la division des terminaux de Motorola par Google en sont de bons exemples.
La portée du droit exclusif d’un brevet ainsi qu’une part importante de sa valeur commerciale sont définies par les revendications (claims) telles qu’allouées au demandeur. Depuis quelques années déjà, obtenir des revendications valables pour protéger des inventions technologiques présente un défi pour les agents de brevets. Les règles régissant ce défi aux États-Unis changent plus rapidement que n’importe où ailleurs. Voici quelques-uns des derniers développements.
Tel que codifié dans la loi américaine (35 U.S.C. 112), la portée d’une revendication de type moyen et fonction (« means plus function ») est limitée aux moyens décrits dans la description. Prenons l’exemple d’un brevet dans lequel une revendication comprenant la limitation moyen pour maintenir ensemble deux feuilles d’acier et dans lequel la description décrit uniquement l’exemple de deux feuilles d’acier maintenues par des rivets. La cour américaine déterminera vraisemblablement que la portée de cette revendication est limitée à deux feuilles d’acier maintenues ensemble par des rivets (i.e., le seul moyen décrit). Une soudure, par exemple, ne ferait pas partie des solutions couvertes par la revendication.
Ce type de revendication pose plusieurs défis aux praticiens américains, en particulier lorsque l’invention comprend une solution informatique puisque les moyens revendiqués sont dès lors souvent abstraits. Par exemple, dans Inventio AG v. ThyssenKrupp Elevator Americas Corporation(Fed. Cir. 2011), une solution de contrôle informatisé d’ascenseurs a été jugée comme n’invoquant pas les dispositions de « means plus function ». Cette décision est plutôt rassurante : Pour qu’une revendication soit considérée de type moyen et fonction, le langage utilisé dans la revendication doit être explicite à cet effet alors que les termes « computing unit » et « modernizing device » avaient été utilisés.
Dans une autre décision récente In re Aoyama (Fed. Cir. 2011), la cour américaine vient de statuer qu’une revendication de type moyen et fonction est non brevetable puisque la structure décrite seulement dans un schéma bloc (ou schéma fonctionnel) est insuffisante. La revendication comprend la limitation an order controller system including logistics means for generating transfer data. L’opinion exprimée par la majorité des juges est à l’effet que le schéma bloc de la figure 8 identifie une série de résultats (i.e. generate shipping data) sans indiquer comment un ordinateur pourrait être modifié pour obtenir ces résultats. La revendication a donc été donc jugée indéfinie et non brevetable en raison de l’absence de description suffisante d’une structure correspondant aux moyens revendiqués.
Est-ce à dire que les revendications de type moyen et fonction doivent être évitées en matière d’inventions informatiques? Pas nécessairement. S’assurer que les moyens revendiqués soient décrits par des structures détaillées est, et restera, critique. Par ailleurs, les revendications de type moyen et fonction ne devrait pas être la seule stratégie de revendications utilisée.
